新型專利技術報告

一、前言:

按、由於我國將專利區分為發明、新型、設計等三大種型。於審查上比較特別的是新型專利係採「形式審查」而不作「實體審查」，所謂「形式審查」的內容有新型定義、法定不予專利之客體、專利說明書之格式與方式、單一性原則…等等，尚未對專利三大要件:產業利用性、新穎性及進步性作進一部確認，導致其權利未進一步確認，故才有「新型專利為登記制之說」。因不涉及實體審查程序的前案檢索，可以縮短許多審查時間，讓專利申請人可盡早取得專利證書，再搭配相關配套措施，俾利於申請人的產品行銷於市場。儘管該新型專利制度可讓申請人盡速取得「專利證書」的優點，然實務上卻也暴露許多缺點，例如:(一)、因其未作實體審查，讓申請人可以拿過時無效的專利重新再申請，進而再一次取得專利權而嚴重擾亂產品市場的競爭次序；(二)、因未作實體審查，無法即時檢驗事務所專利說明書之撰寫品質，影響申請人的權益甚鉅。

表一：「形式審查」與「實體審查」之差異

審查內容	形式審查	實體審查
新型或發明定義	V	V
法定不予專利之客體	V	V
專利說明書之格式 (名稱、說明書、圖式是否符合規定)	V	V
專利說明書之揭露方式 (充分揭露且可據以實施)	V	V
單一性原則	V	V
產業利用性	無	V
新穎性	無	V
進步性	無	V
擬制喪失新穎性	無	V
先申請原則	無	V

二、「新型專利技術報告」之目的：

由於新型專利係採「形式審查」，即謂對新型專利申請案不進行前案檢索以及不作是否滿足實體要件之判斷，透過該等形式審查後就可核准專利，並繳費公告領證（百分之百請准）。由於此種新型專利權利的有效性尚未經確認，所以，專利法第104條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」同法第105條復謂「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」如此藉由新型專利技術報告的提出，避免新型專利權人濫行訴訟。

三、「新型專利技術報告」之審查內容

任何人均可依專利法第103條向智慧財產局（以下稱智慧局）提出申請新型專利技術報告，並應將新型專利技術報告之審查結果刊載於專利公報。如敘明有非專利權人為商業上之實施，並檢附有關證明文件者，專利專責機關應於6個月內完成新型專利技術報告。特別一提，於該新型專利權當然消滅後，仍可為之，且不可為撤回其申請。

待任何人提出「新型專利技術報告」申請後，智慧局指派審查委員依下述方式作審查：

（一）、審查步驟流程

步驟 1、閱讀該案之專利說明書：

首先要從閱讀新型專利說明書、圖式開始，必須瞭解該專利之技術內容，此說明書、圖式係以公告本為準。若有經更正核准後之公告本，應以更正案處分之公告本為準。

步驟 2、掌握申請專利範圍中每一請求項之創作：

由於新型專利技術報告必須逐項比對，清楚解讀申請專利範圍每一請求項的創作為何，並根據每一請求項的創作進行前案之檢索。

步驟 3、檢索先前技術（即前案）：

在針對新型專利技術報告之製作迅速性要求，且基於免除新型專利技術報告之一再申請及加速後申請之新型專利技術報告製作觀點，所以利用資料庫檢索前案時，原則著重本國前案資料之檢索。另外，對於已公開的發明申請案，也要加以檢索，以免在判斷擬制新穎性與先申請原則時有所失誤。惟做為新型專利技術報告比對基礎之先前技術，並不限於專利前案，其他公知刊物、教科書、型錄等，公開使用事證，公眾知悉事證等，如為時間許可與能力所及，審查委員亦須儘可能加以調查與比對。

步驟 4、篩選適用之先前技術：

審查委員就檢索結果選取適用之先前技術，影印相關部分附卷，並以色筆或劃底線方式標示可列入新型專利技術報告之段落。

步驟 5、逐項比對：

根據前述步驟1～4之結果，針對申請專利範圍每一請求項進行比對，並將比對結果賦予「代碼1、2、3、4、5、6」其中一個代碼。

圖一：新型專利技術報告審查之步驟流程

（二）、比對的重點內容：

基本上，「新型專利技術報告」適用於發明專利的審查基準。惟著重下列

（1）至（5）事項之完整比對(專利法第103條第1項)：

（1）是否申請前已見於刊物或已公開使用。(專利法第94條第1項第1款)

（2）是否申請前已為公眾所知悉。(專利法第94條第1項第2款)

（3）是否具有進步性。(專利法第94條第4項)

（4）是否有其他申請案申請在先，而在其後公開或公告。(專利法第95)

（5）是否違反先申請原則。(專利法第108條準用第31條)

上述（1）及（2）可總稱為是否滿足新穎性之條件；（4）為是否滿足擬制新穎性之條件，其以先申請案的專利說明書、圖式的全部內容為比對基礎，不限於申請專利範圍，只要比對中的新型申請專利範圍之創作出現在先申請案的專利說明書、圖式中的任何一部分，則判斷結果均為「是」。在（3）中為新型專利的進步性之判斷；在（5）中，於決定是否有同一創作出現在他申請案，係以兩者之申請專利範圍為比對基礎，只有當申請專利範圍中的新型同一時，則其結果為「是」。上述有關（1）、（2）、（3）、（4）及、（5）的判斷準則，可參酌「發明專利審查基準」之相關章節。

圖二：新型專利技術報告審查之比對內容

四、「新型專利技術報告」各評等所代表的意義

審查委員完成的每份新型專利技術報告，針對每一請求項均會賦予代碼，此等代碼之意義如下：

< 代碼1 >：

本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無新穎性。(專利法第94條第1項第1款、第2款)

< 代碼 2 >：
本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無進步性。(專利法第94條第4項)

< 代碼 3 >：
本請求項的創作，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同。(專利法第95條)

< 代碼 4 >：
本請求項的創作，與申請日前提出申請的發明或新型申請案相同。(專利法第108條準用第31條第1項、第4項)

< 代碼 5 >：
本請求項的創作，與同日申請的發明或新型申請案相同。(專利法第108條準用第31條第2項、第4項)

< 代碼 6 >：
無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。(包括說明書記載不明瞭等，認為難以有效的調查與比對之情況)

故從上述評等之陳述，以代碼6為最佳。

＊智財法院100年度行專訴字第50號 :

新型專利技術報告僅為申請人判斷該新型專利權是否合於專利實體要件之參考，該新型專利技術報告所載比對結果並無任何拘束力，且非行政處分，對於該新型專利之效力即無任何影響。主張該新型專利有應撤銷理由之人，應依專利法第107條規定向被告提起舉發，並使該新型專利權人有陳述意見之機會，賦予其正當之程序保障，被告基於雙方之攻防後所為之審定，始屬行政處分；不服該審定者，有權進行行政爭訟程序以資救濟。

圖三：新型專利技術報告之評等

五、若評等為非代碼6，是否可提起訴願之行政救濟

依現行專利相關法規將「新型專利技術報告」性質定位為一種參考資料而不是行政處分，因此無法提起訴願，即使提出訴願亦會被駁回（臺北高等行政法院95 年度訴字第2863 號）。若申請人認為該「新型專利技術報告」有嚴重錯誤或瑕疵，可以再提第二次「新型專利技術報告」，除非真的有審查上的嚴重瑕疵，原則上智慧局是不會作不同之認定。抑或，可拿該新型專利技術報告的「引證專利文獻」逕行提出專利舉發，智慧局的審查委員會更為謹慎參酌該等引證案是足以使該新型專利喪失專利要件，若無才可推翻新型專利技術報告之參考，但得冒有可能被撤銷之風險。

六、若評等為非代碼6，告贏侵權者的成功機率？

依據98年民專上易字第7號，原告為新型M259221號「具高密度與高度比散熱片之水冷散熱裝置」專利權人，其訴稱被告未經其同意而生產及販賣原告的產品，進而對被告求償。經地方法院判決原告敗訴，原告不服，向智財法院上訴，但被上訴人(被告)抗辯系爭專利欠缺進步性，即智慧局出具之新型專利技術報告已指出系爭請求項欠缺進步性。經智慧法院審理後，以被告所提之先前技術，認定系爭專利的請求項1-3，系爭專利於本件民事訴訟中，不得對被上訴人主張權利。因此，經此次判決後，該新型專利技術報告的評等為非代碼6，則告贏侵權者的成功機率將是微乎其微，建議最好不要對侵權者採取訴訟行為。(案例內容取自98.12智慧財產月刊132期，劉國讚之智慧財產法院專利事件判決研析)

系爭專利

七、結論

無論是發明、新型或設計專利之申請，於其提出專利申請之前均須作「前案檢索」，進一步確認及評估申請人創作的專利要件之程度。若事務所於申請前檢索到相關前案，導致該申請人的創作「進步性」不足或已經無「新穎性」，此時事務所就會建議申請人對其創作進行大幅修改以區別於該前案技術，或建議申請人放棄該案申請另圖他俓。若係因新型專利的形式審查制之關係，貪圖新型專利的「百分之百請准」之便利，於其申請時未作前案檢索而貿然就撰寫專利說明書及界定申請專利範圍，這樣就直接就遞交官方申請，雖可拿到專利證書，但該專利涵蓋到前案技術的機率將大增，於其作新型專利技術報告審查時，往往就會被審查委員檢索到相關前案而導致新型專利技術報告評等很差，則形成一不具攻擊性的無矛之桿，則一切就太晚矣。

關鍵字: 新型專利；技術報告；專利申請

參考資料來源:經濟部智慧財產局