【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】一般設計公司所提供的企業形象規劃服務，包括商標設計和品牌物品（例如招牌、名片、書籍及資料等等），並與業主形成承攬契約關係。根據實務上的經驗，如果設計的商標未能替業主取得商標時，設計公司可能會有損害賠償風險；特別是如果業者另外找他人設計新商標，該損害賠償的範圍是否包括後來設計的費用？臺灣高等法院97年度上易字第99號民事判決，正提供了此類賠償風險的判斷基礎。

承攬契約是什麼

 

關於承攬契約，民法第490條第1項規定「稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約」。設計服務契約也屬於一種「承攬契約」，因為設計公司完了設計提案並交給業主使用，或是設計公司會替業主製作實體物品並交付給業主。

設計公司做為承攬人，對於其設計提案負有無瑕疵的保證或修補瑕疵的義務。面對設計提案的瑕疵，業主另可根據民法第494條而選擇免於契約義務或要求少付費用，但前提是設計公司未依照業主所要求的時間內完成修補瑕疵，或是設計公司因為修補費用過高而拒絕修補，或是瑕疵的修補是不可能。

如果設計提案的瑕疵造成業主的損害，且該瑕疵的形成應由設計公司所負責，則根據民法第495條，業主可要求損害賠償。設計提案的瑕疵應屬設計公司未完整履行設計服務契約的一種類型，當該履約的不完整造成業主損害時，根據民法第227條第2項，業主可以對設計公司主張損害賠償。

臺灣高等法院97年度上易字第99號民事判決之事實

業主公司G委託設計公司H進行企業標誌設計，雙方有立契約。系爭契約第2條第4項指出「乙方[即設計公司H]保證依本合約可進行之企業形象規劃及所製作之文件各項設計，並無侵犯他人之著作權、商標權及其他智慧財產權之情事，如甲方[即業主公司G]因行使乙方製作之企業形象規劃，而遭他人主張侵犯其著作權、商標權或其他智慧財產權時，乙方應負責將企業標誌重新設計」。

在設計公司H設計完成數個圖樣後，交由業主公司G從該些圖樣中選了一個圖樣以申請商標A（見圖1）。商標A的申請日為2005年2月1日，申請號為094005009，而註冊/公告日為2005年9月16日，註冊/審定號為01174624。

 

在智財局公告商標A後，大千醫院以其商標B（見圖2）對商標A提出異議。經審查，智財局於2006年5月16日公告撤銷商標A的註冊。從圖1和圖2的比較中，可推知具有十字型狀的“D”應是商標A與商標B間近似的特徵。

 

業主公司G在商標A異議成立後，要求設計公司H修改。設計公司H雖願意修改，但不願依業主公司G的要求保證其新圖樣設計不會侵害他人商標。因此導致業主公司G自行找他人修改商標及招牌等物品，共花費新臺幣30萬7,650元。

業主公司G在台灣台北地方法院對設計公司H提出民事訴訟，並以承攬契約及不完全給付之法律關係為基礎，主張設計公司H應賠償其自行修補費共計30萬7,650元。此外，業主公司G要求減少本次服務的合約價51萬元至半，即設計公司H應退還25萬5千元。因此，總共請求賠償金額為56萬2,650元。

一審法院判設計公司H勝訴，其認為商標A是雙方共同選定的，故業主公司G將商標A被撤銷的責任或契約第2條第4項的責任完全怪罪於設計公司H。另設計公司H的確有為業主公司G修補商標圖案，並無未履約的問題，故業主公司G不能請求其自行修補費或減免契約價金。

業主公司G不服地方法院的判決，並上訴至第二審。台灣高等法院（稱「高院」）判其部分勝訴，部分敗訴，總結是設計公司H應賠償業主公司G的損害，共30萬7,650元。雖然設計公司H向高院聲請再審，但被同法院駁回。

臺灣高等法院見解

高院的見解，可分為「契約不履行爭議」及「瑕疵擔保是否履行爭議」等二部分。針對「契約不履行爭議」，高院認為根據系爭契約第2條第4項，設計公司H的契約義務包括提供業主公司G不會侵害他人商標權的設計。因為業主公司G的商標A因相似於他人商標而被異議成功，高院認為設計公司H即違反系爭契約第2條第4項。

至於該違約是否歸因於設計公司H，高院認為設計公司H有檢索商標資料庫，以確認無侵害他人商標的義務。雖業主公司G從不同的設計提案中選擇一種，但並不能免除設計公司H保證不侵害商標權的義務。因此，高院認為違約是歸因於設計公司H。最後，對於業主公司G因修改商標設計及招牌等物件的花費，高院認為這是因為設計公司H違約導致業主公司G的損害，故設計公司H負有賠償責任。

關於「瑕疵擔保是否履行爭議」，高院認為根據民法第493條，業主公司G應先限定期限要求設計公司H進行修改，如果設計公司H未在期限內修改完畢，業主公司G才有權另外委託他人修改商標設計而後請求設計公司H支付款項。因此，在業主公司G未指定一期間內讓設計公司H完成修改的情況下，業主公司G無權另外找人修改商標設計，因而無法據此要求設計公司H支付該款項。

對設計公司之啟示一：業主行政救濟之義務

本案設計公司H的損害賠償義務，主要來自於系爭契約中的不侵害他人商標權的保證。但對所謂侵害他人商標的意義，高院並未界定「侵害」的意義。

侵害商標應是使用狀態下才有侵害的問題。在商標審查程序中，主管機關只是針對兩個前後不同時間申請的商標進行判斷，來認定二者間有無相同或近似或混淆之虞。該認定與「侵害」判斷不同，因為後商標申請人並未因為實際的使用而被認定有相同或近似前商標之疑慮。此外，前申請商標的權利人事實上並未對業主公司G主張商標侵權，所以設計公司H應未違反契約義務。但高院並非如此認定。

此外，本案的業主事實上未針對智財局異議審定進行行政救濟，而讓訴願會或法院推翻智財局見解的機會完全消失。此應可視為業主自己造成的履約瑕疵。本文建議設計公司可在服務契約內約定業主有進行行政救濟的義務，以此做為賠償或修補的前提。

對設計公司之啟示二：商標侵權責任之分擔

本案顯示平面設計業者有保證業主的企業識別標誌不會侵害他人商標的義務，且有負擔因其設計瑕疵所造成的損害而賠償的義務。因為客戶委託設計的目的是將設計完稿用來作為表彰公司服務或商品的商標，則設計業者有義務確保其設計完稿不侵害他人商標權應屬合理。

此外，當設計完稿侵害他人商標權時，此即為完稿的瑕疵，設計業者有瑕疵修補的義務，且對於客戶的相關損害有賠償義務。此針對設計完稿瑕疵的責任，在本案中雖源自於系爭契約的約定中，但對無使用書面契約的設計業者而言，此瑕疵責任應仍存在。

避免瑕疵的方法是設計業者必須要進行適當的商標檢索，以確保自己設計的圖樣未來不會有機會侵害他人商標權。不過，此義務可能不適合設計業者承擔，因為圖樣的相似和商標的相似判斷是不同的領域。在設計業者普遍不具商標申請專業知識的情況下，應無法承擔關於商標權的責任。再者，業主的使用方式也是商標侵權與否之因素。在侵害責任分擔的原則下，設計公司和業主應該有各自的責任。將所有責任完全讓設計公司承擔是不公平的。

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