專利訴訟案例: 原告寄發警告函是否構成「權利濫用」

一、前言

按，近年來，工商各行各業處於完全競爭經濟型態，隨著可以壟斷市場之智財權申請保護成為各企業重視及據以實施在運營策略者，今隨著專利權人愈來重視專利權之維護與保障，專利侵權訴訟之被告也不斷採取各式的防禦方法，例如：提起舉發、系爭專利無效抗辯、提起反訴主張權利濫用或妨礙公平競爭等等。

於專利侵權訴訟之被告所提起反訴當中，實務上常見其主張專利權人明知專利權無效或明知侵害鑑定結果不實，卻仍持以向原告及其品牌客戶、銷售通路等廣發警告函，此等舉措已構成權利濫用，係屬公平交易法所規制之不公平競爭行為，而應負擔損害賠償責任。

二、智慧財產及商業法院民事判決-「112年度民公訴字第7號」之訴訟案例

(一) 原告主張

原告在我國經營40年，研發生產按摩機等養生相關商品，在業界享有極高之聲譽。被告則為系爭專利之專利權人，亦生產多項垂直、水平律動之運動家具商品。被告於111年8月4日提起民事專利侵權訴訟，聲稱原告製造販售之系爭產品1文義侵害系爭專利，然根據本院112年1月18日智院駿信111民專訴66字第1120000222號函（下稱另案解釋函）可知系爭專利更正後請求項1所載與上開用語有關之技術特徵，均未見於原告製造販售之系爭產品1中，故系爭產品1無文義侵害系爭專利。

然，被告為競爭目的，故意於112年2月3日寄發警告函與原告設櫃之各大百貨公司，假借內容不實之鑑定報告，不當擴大系爭專利更正後請求項1之權利範圍，進而主張權利，惡意散布「原告生產銷售之系爭產品，經鑑定比對後，構成文義侵權」之不實資訊，並要脅若百貨公司繼續銷售該產品將涉及共同侵權行為（下合稱系爭警告函1），故各百貨公司於收受警告函後，紛紛要求原告將系爭產品1全數下架，造成原告營業信譽巨大之損害，且嚴重破壞交易秩序。

被告故意寄發系爭警告函之行為，對原告商譽與公司形象造成無法彌補之損害，使原告受有財產上之實際損失，並因下架產品，而使原告急遽減損利益或所失利益急遽擴張，無法販售產品所受之損失逐日增加金額尚難具體計算，爰依公平交易法第29條、第30條、第31條第1項、民法第184條第1項後段規定，請求禁止被告繼續就系爭專利為任何影響原告營業或營業信譽之行為，並先為部分求償100萬元等。

(二) 被告主張

被告為系爭專利之專利權人，專利權期間自97年11月1日起至115年6月6日止，詎原告及其銷售通路未經被告同意或授權製造、銷售系爭產品。被告委請訴外人中銓專利事務所就系爭產品與系爭專利進行專利侵害鑑定分析，依111年8月1日鑑定報告（下稱鑑定報告）結論，清楚揭示系爭產品確實已構成文義或均等侵權。被告係以鑑定報告之專業認定做為後續依法行使權利之依據，難謂有何惡意。

被告於111年8月4日依法起訴，主張系爭產品構成文義侵權或均等侵權，請求原告停止一切侵害行為及賠償損害，經本院以111年度民專訴字第66號案件審理（下稱另案)，被告並於112年2月3日發函要求原告之銷售通路停止銷售系爭產品1，然原告於112年2月8日函覆主張其未侵害系爭專利權。被告發系爭警告函與原告之銷售通路，係本於合法專利權人之地位，且被告已於111年8月4日訴請原告停止侵害行為，要無違反公平交易法或不法侵害原告權利之情事。

故被告委發系爭警告函與原告及其品牌客戶、銷售通路，均是本於專利權人之地位，依法就銷售通路幫助原告侵害專利權之情形正當行使權利。況另案訴訟係關於系爭產品，另案解釋函亦未認定鑑定報告之分析有誤。被告非本於競爭或欺罔交易市場之意圖，而係本於合法專利權人之地位，依法採取救濟行為，自無任何不實或顯失公平，亦非為造成限制競爭之結果，遑論以損害原告為目的等語，資為抗辯。

(三) 法院心證

綜上，被告在另案解釋函前後，就系爭警告函主張系爭產品落入系爭專利更正後請求項1要件D、E之文義範圍，因另案專利侵權訴訟階段，既涉及專利權範圍解釋之實體上爭議，故在另案專利侵權訴訟判決確定前，本案被告主觀上應無法確知系爭產品未落入系爭專利更正後請求項1之文義範圍。況系爭警告函所檢附之侵害鑑定報告係由中銓專利事務所等依其專業知識所作成之鑑定報告結論，認為系爭產品落入系爭專利更正後請求項1之文義範圍，故依另案解釋函之專利解釋內容，被告尚無法確知系爭產品未落入系爭專利更正後請求項1之文義範圍，故被告並無違反公平交易法第24、25條規定。

原告雖主張：被告若依據另案解釋函之專利解釋內容，而非依據其不當擴大之用語解釋內容，比對系爭專利請求項1技術特徵與系爭產品技術內容，其勢必確悉系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍；又本案訴訟繫屬後，被告為侵害鑑定前未完整拆卸比對系爭產品，卻得出侵權之鑑定報告，可知被告有故意散布不實之情事云云。惟查：

⒈ 被告在另案解釋函前後依據中銓專利事務所等所製作之專利侵害鑑定報告，均有敘明系爭產品結構如何對應系爭專利更正後請求項1要件D、E之比對理由，故在另案專利侵權訴訟判決確定前，本案被告主觀上應無法確知系爭產品未落入系爭專利更正後請求項1之文義範圍，原告主張被告於另案解釋函後可確悉系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍，其理由並不可採。

⒉ 系爭產品之結構是否均要拆解後才能與系爭專利請求項內容進行比對，端視各製作專利侵害鑑定報告機構之專業判斷。中銓專利事務所等製作專利侵害鑑定報告時均未拆解系爭產品，於報告中亦以文字或系爭產品照片比對系爭產品未拆解外觀目視可見結構與系爭專利請求項所記載之技術特徵，可知事務所依其專業判斷，於比對系爭專利與系爭產品時並不須拆解系爭產品。因此，原告以另案本院對系爭產品進行證據調查，進而主張被告寄發警告函所檢附侵害鑑定報告內容並不完整，尚非可採。

本所特從實務中檢出發函行為有無構成不當行為條件如下基礎條件如下整理圖片所述：

三、結論

因此，於上開訴訟案例中，被告在另案解釋函前後依據中銓專利事務所等所製作之專利侵害鑑定報告，均有敘明系爭產品結構如何對應系爭專利更正後請求項1要件D、E之比對理由，且該專利侵害鑑定報告，於比對系爭專利與系爭產品時並不須拆解系爭產品，故在另案專利侵權訴訟判決確定前，本案被告主觀上應無法確知系爭產品未落入系爭專利更正後請求項1之文義範圍，故原告的反訴防禦主張並未為法院所採納。

換言之，被告已依據中銓專利事務所等所製作之專利侵害鑑定報告的內容，向原告及其品牌客戶、銷售通路等廣發警告函，此等行為並未構成權利濫用。

當然，本案例僅為個案其中之一，法院將因兩造間爭執發生主客觀條件不同、構成條件不同、實施背景不同及權利人運用手法不同，將進而導致判決結果不同者。

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資料來源: 智慧財產及商業法院民事判決-112年度民公訴字第7號之判決書