今年5月11日通过的2016保护营业秘密法（DTSA，the Defend Trade Secrets Act of 2016），在现有的营业秘密州法之外，提供了统一的联邦营业秘密法。保护营业秘密法对台湾企业至关重要，原因在于该法提供了更强有力的执行机制，适用于外国企业，并提供更多可加速扣押竞争对手产品的方式。

如何界定构成符合 法案内容之营业秘密

要根据法案提出不当使用营业秘密之诉讼，所涉声称受不当使用之信息必须符合构成营业秘密之条件。营业秘密包括具有经济价值的机密以及受保护的信息。具体定义为「符合（A）该信息之所有人已采取合理措施，保护其机密性；以及（B）该信息非公众所知，并且非透过适当手段，让因该信息之揭露或使用取得经济价值之人得以轻易的知悉，因而衍生具有独立经济价值…之所有形式与类型的财务、商业、科学、技术、经济或工程的信息…」（18 U.S.C. § 1839）。

然而，营业秘密的不当取得或使用，并不包括透过「逆向工程、独立衍生、或其他合法手段」取得之信息。因此，如果某竞争对手独立开发出类似贵公司营业秘密之技术的话，不属于营业秘密的不当使用。如果该竞争对手就该技术取得专利，甚至还可能控告您的公司因为使用相同技术而侵犯了他们的专利。因此，企业应该多方考虑，俾制定缜密的策略，以完善管理营业秘密与专利。考虑层面涵盖了技术本身、开发该技术或针对该技术作逆向工程的难易度、以及该技术的价值与生命周期。

2016保护营业秘密法 在国际间之适用范围

根据DTSA之规定，「营业秘密所有人，当营业秘密遭不当取得时，可提起民事诉讼…，然而，此项营业秘密必须与用于或预定用于跨州或外国商业之产品或服务有关」（18 U.S.C. § 1836（b）（1））。因此，营业秘密所有人有可能针对发生于美国境外的营业秘密不当使用提起诉讼。针对发生于美国境外的营业秘密不当使用行为，该营业秘密之所有人得在具有下列情况时根据DTSA提起诉讼：（1）「违法者是…美国公民或可在美国永久居留之外国人士，或是根据美国联邦法律、州法或从属政治单位法而成立的组织」，或是（2）「促成／构成营业秘密不当使用之违法行为发生于美国」（18 U.S.C. § 1837）。

以上法规之第一部分着重于违法者。根据此部份之规定，如果违法行为发生于美国境外，原告可以控告违法者，但仅在违法者「是美国公民或可在美国永久居留之外国人士」，或是违法企业是「根据美国联邦法律、州法或从属政治单位法而成立」的情况下。

第二部分则着重于违法行为。根据此部分的规定，依第一部分不构成违法责任之外国人士或外国公司，若其「促成／构成营业秘密不当使用之违法行为」发生于美国的话，可能负有责任。举例而言，如果一家外国公司销售产品予一美国公司，而该产品是利用窃取之营业秘密所制成，且该外国公司知道或有理由知道该营业秘密是偷窃而来的，根据DTSA，该公司可能在美国被告 （18 U.S.C. § 1839 （5）（A））。

根据DTSA，台湾企业若面临营业秘密被窃或不当使用情形时，只要被指控偷窃营业秘密的人或公司将包含了被窃取之营业秘密的产品卖到美国，或是在美国从事任何其他行为使用或揭露了营业秘密，即使这些人或公司不在美国，台湾企业也可在美国提起不当使用营业秘密之诉讼。

但是，DTSA在国际间之适用范围并非毫无限制，因为DTSA跟美国其他所有法律诉讼相同，法院对于违法者必须要有个人管辖权。根据美国宪法，只有在被告跟起诉地法院之间的关系达「足够之最小接触」（sufficient minimum contacts），联邦地院对于被告才具有个人管辖权，如此法院行使管辖权时才「不致违反公平竞争与实质正义的传统见解」。

换言之，被告必须与法庭地有某些接触／关联，这些接触／关联可包括将产品贩卖至该州、在该州有生意业务之往来、雇用代理人或员工，或是向该州居民进行直接销售或营销活动等。

专利侵权诉讼及DTSA 之诉可在联邦法院一并提出

营业秘密诉讼有时会伴随着专利侵权诉讼一并提出。DTSA制定之前，由于缺乏多样管辖权 （diversity jurisdiction）（例如，当两家外国公司都成立于同一州，多半是加州时），为了要在联邦法院同时提出专利侵权与不当使用营业秘密之诉讼，原告必须证明营业秘密与专利权利请求「源自具有共同核心关系之事实」。

但是，根据DTSA法案，原告不再需要证明营业秘密与专利权利请求「源自具有共同核心关系之事实」，即可在联邦法院提出包含营业秘密与专利权利请求之单一诉讼案。因此，DTSA对于无法举证符合「共同核心关系之事实」要件的原告极为有利，可让原告在同一宗案件内提出两项案由，协助降低在不同法院为不同案件进行诉讼之成本。

在同一法院提出专利与营业秘密之诉还有另一项优点，即可增加被告想透过多方复审（inter partes review－IPR）程序暂停法院程序的困难度。IPR是向美国专利商标局挑战专利有效性经常使用的程序，被告提出此程序后，可要求法院暂停进行中的诉讼案，等待IPR程序的结果。

但是，原告若同时提出包括营业秘密与专利侵权之诉的话，法院较不可能因为进行IPR程序的关系而暂停诉讼案，因为源自营业秘密的诉之声明与争点比较不可能受到IPR程序之影响。

单方扣押令 (Ex Parte Seizure)

本法案的重点之一在于允许营业秘密持有人声请单方扣押，以「防止营业秘密的散播或流传」，但前提是必须在极特殊情况下（18 U.S.C. § 1836）。原告必须向法院举证，符合八项事实与法律之要件，法院才会发出单方扣押令。法院必须有如下之判定：（1）另一种形式的衡平救济方式并不充足；（2）不发布此扣押令会招致立即且不可弥补之损害；（3）原告未获得扣押令所受到之损害是否大于财产遭扣押方之损害，并实质大于其他第三方因该扣押而可能受到之损害；（4）原告可能在案件实质争点上取得有利裁定；（5）遭扣押之人实际拥有营业秘密与受扣押之财产；（6）原告针对受扣押之财产之细节可提出合理描述；（7）若原告要求发出扣押通知，受扣押人会毁坏、搬移、隐匿财物，或用别的方法让法院无法取得待扣押财物；（8）原告尚未公布所要求之扣押行动，参见18 U.S.C. § 1836。由于这些事实与法律之要件范围广泛，除非是非常极端之营业秘密不当使用的情况，其中有许多的要件极难举证，单方扣押令因此不太可能成为惯例。

总而言之，DTSA法案对于外国企业与个人未来适用范围较为广泛，但其确切范围与效力仍有待考验。此项法案可造福以往无法在联邦法院提出不当使用营业秘密之诉的原告，尤其是当诉讼还牵涉到专利侵权争议，或被告是美国境外之企业。在此同时，本法案可能会增加外国公司遭传唤至美国法院，为其面临不当使用营业秘密的指控提出辩护的风险。因此，台湾公司若为原告方，当发生必需保护自我、保护客户、或吓阻竞争对手不当使用营业秘密情况时，必须将DSTA转化为强大的保护机制，捍卫私有机密信息。若台湾公司成为可能的被告方，也必须意识到雇用新员工、开发技术时避免使用到另一方的机密信息、以及制定专利与营业秘密策略时所面临的风险。

 

(工商时报)

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关键词：美国营业秘密法